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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
 
 
 
{T 0/2}
 
4A_109/2011, 4A_111/2011
 
 
 
 
 
Urteil vom 21. Juli 2011
 
I. zivilrechtliche Abteilung
 
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.
 
Verfahrensbeteiligte
4A_111/2011
 
X.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
Klägerin und Beschwerdeführerin,
 
gegen
 
Y.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Beklagte und Beschwerdegegnerin,
 
und
 
4A_109/2011
 
Y.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Beklagte und Beschwerdeführerin,
 
gegen
 
 
X.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
Klägerin und Beschwerdegegnerin,
 
Gegenstand
Patentrecht; Verletzung,
 
Beschwerden gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. Oktober 2010.
 
 
 
Sachverhalt:
 
A.
 
A.a. Die X.________ AG (Klägerin) mit Sitz in Z.________ entwickelt und produziert Federkernmaschinen, mit denen aus Stahldraht Federkerne für Matratzen hergestellt werden. Die Y.________ AG (Beklagte) fertigt und vertreibt Federkernmaschinen.
 
A.b. Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden Patente:
- Europäisches Patent EP 111.________ betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn. Dieses Patent geht auf eine internationale Anmeldung zurück, die am 30. Juni 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegt wurde. Die internationale Anmeldung wurde am 5. Februar 2004 publiziert und ein allfälliger Schadenersatzanspruch der Klägerin besteht unbestrittenermassen ab diesem Datum. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 8. Juni 2005 veröffentlicht.
- Schweizerisches Patent CH 222.________, das unbestrittenermassen mit EP 111.________ gegenstandsgleich ist. Es wurde ebenfalls am 30. Juni 2003 angemeldet und am 15. Februar 2005 erteilt und publiziert. CH 222.________ geht auf dieselbe internationale Patentanmeldung wie EP 111.________ zurück. Unbestrittenermassen fiel die Wirkung von CH 222.________ gemäss Art. 125 PatG (SR 232.14) dahin, als am 8. Juni 2006 die Einspruchsfrist des europäischen Patents unbenutzt ablief.
- Schweizerisches Patent CH 333.________ betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn, das am 30. November 2006 erteilt und veröffentlicht wurde. Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Klägerin während des vorinstanzlichen Verfahrens, nachdem das Gerichtsgutachten vorlag, beim IGE einen Teilverzicht auf CH 333.________. Das IGE hielt mit Schreiben vom 5. August 2009 fest, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG seien erfüllt, womit der am 13. Juli 2009 vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne. Am 30. September 2009 wurde die Verzichtserklärung veröffentlicht.
Die drei Patente betreffen Vorrichtungen zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von Federn beim Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem Federkernmontageautomaten. Die Erfindungsaufgabe besteht jeweils darin, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage zu schaffen.
 
A.c. Die Beklagte reichte am 11. Februar 2005 über den Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) eine Patentanmeldung ein, die am 25. August 2005 unter der Bezeichnung "Federwendevorrichtung" veröffentlicht wurde.
 
B.
 
B.a. Am 20. Juli 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in vollautomatischen Y.________-Transfer-Linien (Typenbezeichnung A.________) gemäss folgender Abbildung:
 
               
 
 
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufwiesen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -zeiten;
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen, Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufweisen, wobei der Klägerin Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 2 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungsablegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts."
Die Klägerin stützte sich auf den schweizerischen Teil ihres europäischen Patents EP 111.________ sowie auf ihr gegenstandsgleiches schweizerisches Patent CH 222.________. Sie machte geltend, die Federwendevorrichtungen der Beklagten verletzten die Ansprüche dieser beiden Klagepatente.
Die Beklagte beantragte die Klageabweisung und hielt der Klage unter anderem die Einwendung der Patentnichtigkeit entgegen. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass ihre Maschinen die Klagepatente nicht verletzten. Um jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, habe sie ihre Maschinen jedoch modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut.
Mit Replik vom 14. März 2007 wiederholte die Klägerin Ziffer 1 ihrer Klagebegehren und erweiterte insbesondere das verlangte Verbot betreffend die in Federkernmaschinen der Beklagten zum Einsatz gelangenden Federwendevorrichtungen auf die von der Beklagten modifizierte Ausführungsform mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1. ...