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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
 
 
 
{T 1/2}
 
4A_178/2011
 
 
 
 
 
Urteil vom 28. Juni 2011
 
I. zivilrechtliche Abteilung
 
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.
 
Verfahrensbeteiligte
1.  Société des produits Nestlé SA,
2.  Nestlé Nespresso SA,
beide vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Patrick Troller und Dr. Gallus Joller,
Beschwerdeführerinnen,
 
gegen
 
1.  Denner AG,
2.  Alice Allison SA,
beide vertreten durch Rechtsanwältin
Dr. Magda Streuli-Youssef und
Rechtsanwalt Dr. Demian Stauber,
Beschwerdegegnerinnen.
 
Gegenstand
Markenrecht; unlauterer Wettbewerb;
vorsorgliche Massnahmen,
 
Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten des Kantons St. Gallen vom 4. März 2011.
 
 
 
Sachverhalt:
 
A.
 
A.a. Die Société des Produits Nestlé SA, Vevey, (Beschwerdeführerin 1) und die Nestlé Nespresso SA mit Sitz in Lausanne (Beschwerdeführerin 2) sind Gesellschaften des Nestlé-Konzerns.
Die Beschwerdeführerin 2 ist unter anderem für die Herstellung und den Vertrieb der Nespresso-Kaffeekapseln verantwortlich. Sie ist unbestrittenermassen Marktführerin für portionierten Kaffee in der Schweiz, wobei sie gemäss eigenen Angaben in der Schweiz jährlich mehrere Millionen Franken für Werbung aufwendet. Gemäss Angaben der Beschwerdeführerinnen bedurfte es jahrelanger Forschung, um die Nespresso-Maschinen und Nespresso-Kapseln zu entwickeln. Das Nespresso-System besteht somit aus den Nespresso-Maschinen und -Kapseln, wobei die Nespresso-Maschinen von mehreren Herstellern produziert und über die verschiedensten Absatzkanäle vertrieben werden. Hingegen erfolgt der Vertrieb der Nespresso-Kapseln ausschliesslich im Selbstvertrieb, d.h. durch die Beschwerdeführerin 2, einerseits über das Internet und andererseits über die Nespresso-Boutiquen.
Die Denner AG, Zürich, (Beschwerdegegnerin 1) bot ab 15. Dezember 2010 Kaffeekapseln im Rahmen einer Einführungswerbung an. Die Alice Allison SA mit Sitz in Grono (Beschwerdegegnerin 2) stellt diese Kapseln her.
 
 
A.b.               
 
 
Die Beschwerdeführerin 1 ist Inhaberin der folgenden dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889:
Die Formmarke der Beschwerdeführerin 1 verfügt über eine Priorität vom 29. Juni 2000 und ist insbesondere für "café, extraits de café et préparation à base de café" mit dem Vermerk "Marque imposée"eingetragen. Die Beschwerdeführerin 1 ist zudem Inhaberin der CH-Marke Nr. 609901 WHAT ELSE- für "café". Diese Wortmarke verfügt über eine Priorität vom 9. Juni 2010 und wurde am 29. Dezember 2010 registriert.
 
A.c. Mitte Dezember 2010 lancierte die Beschwerdegegnerin 1 ein Einführungsangebot für Kaffeekapseln, wobei sie zu diesem Zweck verschieden gestaltete Inserate mit der Abbildung von Kapseln und vier 12er-Packungen schweizweit (in drei Landessprachen) in Tageszeitungen und Zeitschriften publizierte. Ein Inserat enthält in grossen Lettern den Text: "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine* - und ihrem Budget." In einem Text mit sehr kleinen Buchstaben wird am unteren Rand des Inserats auf Folgendes hingewiesen: "*Nespresso ist eine eingetragene Marke der Société des Produits Nestlé S.A. und hat keinerlei Verbindung mit Denner AG". Auf einem roten Balken steht "Denner - was suscht-". In einem weiteren Inserat werden ebenfalls Kapseln und 12er-Packungen abgebildet, wobei in grossen Lettern der Slogan steht "Denner - was suscht-" bzw. "bei Denner - wo suscht-".
 
B.
 
B.a. Am 6. Januar 2011 reichten die Beschwerdeführerinnen beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen ein Massnahmegesuch gegen die Beschwerdegegnerinnen ein mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1.       Es sei den Gesuchsgegnerinnen, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen,
 
               
 
 
a) Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den nachfolgenden Abbildungen,
b) insbesondere die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita,
anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
2.       Es sei der Gesuchsgegnerin 1, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen, unter dem Slogan "Denner - was suscht-", "Denner - quoi d'autre-" bzw. "Denner - cosa sennò-", und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu lhrer Nespresso-Maschine", insbesondere wie folgt